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商标平行进口侵权判定实务

298    2019/08/20

商标平行进口侵权判定实务

 

一、平行进口的定义

平行进口是未经国内商标权人授权的进口商,将商标权人自己或经其同意在其他国家或地区投放市场的产品,向商标权人或独占被许可人所在国或地区的进口。
  TRIPS协议对知识产权的权利用尽制度给各国立法留下自由空间,其规定本协议的任何规定不得用于处理知识产权用尽问题”,而权利用尽问题在实践中涉及主要问题便是商品的平行进口。

二、进口行为在商标法意义上属于销售还是生产

 (一)此处讲的进口排除平行进口而单独讲进口的法律属性问题。

 (二)进口从形式上属于国际贸易,表面上看类似销售(经销)关系,本质看由于商标法具有地域性,进口商将一个商品从其他国家或地区转移到在一个商标法法域范围内,从而在这个法域范围出现,则可视为商品生命的二次重生,我们称之为“重造”,即定性商标法意义上的制造行为而非销售行为。

 (三)专利法单独设定了禁止进口行为而不是归类于“禁止销售”行为行列,所以专利侵权抗辩不适用“销售”性质的“合法来源抗辩”,即使有合法来源也仍然构成专利法中的禁止进口侵权行为。对于商标平行进口问题的允许主要理由是基于正品或者说基于获得商标权人许可,而不是基于有合法来源,商标法意义上的合法来源抗辩更强调的“来源的合法性”即可,更侧重于来源的渠道合法即可,而不要求来源于正品。因此若将进口行为视为销售行为的商标侵权,那么从逻辑上就允许其适用合法来源,只要被告提供合法的国外进货渠道(此处不涉及平行进口问题)就不承担赔偿责任显然是不符合逻辑和结果的。

三、平行进口是否商标侵权

对于平行进口是否侵权的态度本质上属于在商标法地域性、权利用尽原则、国际贸易政策、国际贸易利益分配等利益平衡中作出的价值选择。其中核心的权利用尽原则,即商标权人已从首次销售中实现了商标的商业价值,不能再阻止他人进行二次销售或合理的商业营销,商标权人不能以垄断商品的流通环节为途径,以禁止平行进口从而达到分割市场之目的。

(一)认定平行进口是否构成商标侵权,要考虑是否损害商标识别商品或服务来源、保证商品或服务的品质、以及商标的广告宣传功能。

1、强调保证商品或服务质量
  在“米其林”轮胎案,长沙中院认为商标具有保证商品质量和表明商品提供者信誉的作用,尽管原告承认被控侵权产品是由其日本工厂生产,产品上标注的 “MICHELIN”系列商标也是在日本标注,但该产品未经原告许可和质量认证(备注:轮胎产品涉及安全隐患需要认证)即在中国境内销售,由于这种产品在我国境内的销售已属违法,且可能存在性能和安全隐患,破坏了原告商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用,对原告注册商标专用权已造成实际损害,被告的销售行为,属于侵犯原告注册商标专用权的行为。”

典型案例:“多利亚的秘密”,案号:(2012)沪二中民五(知)初字第86号,维多利亚的秘密公司诉锦天公司商标侵权案,未对商品重新包装,未对不影响商品或服务的品质,未损害商标识别商品或服务来源,因此不构成侵权。

2、不同国家或地区商品质量的差异
  平行进口商品与国内商品在质量上存在“实质性差异”的情况下,且要足够对商品质量或商誉造成损害则可能构成侵权,否则仍然不侵权,在“J.P.CHENET”葡萄酒侵权案和“GOO.N”品牌婴儿纸尿裤侵权案(不同国家根据本国婴幼儿的特点生产纸尿裤在“回渗率”参数上不一致)中,若仅仅是参数或质量标准不一致,未对产品进行二次包装则仍然不构成侵权。

3、进口商品重新包装
   重新包装包括:改变商标标识(比如字体或颜色)、改变重量(如100克改成80克),改变包装材料(豪华包装改成简单包装)、分拆包装(大包装改成多个小包装),散装改成有包装。若重新包装影响商品识别或影响质量,导致消费者对进口商品的来源产生合理怀疑或者对商标认可度或信赖度下降的,通常构成商标侵权,所以作者认为上述重新包装通常情况下构成侵权。

4、为满足国内的法律法规要求而合理记载商品的信息的

根据《产品质量法》要求在进口商品或包装对商品介绍,如商品名称、制造商、进口商、销售商、生产日期、保质期等信息的而使用了商标权人的商标不视为侵权,相反未进行说明的,可能让消费者错误选择与使用,严重的可能对使用者造成财产或人身损害,可能损害商标商誉的则构成侵权。

5、为满足平行进口商品合理使用商标权人商标的情况

平行进口商品为指示商品或服务的真实来源使用商标权人的商标且使用符合商业惯例,在合理限度内的,不构成侵权。

6、刮码弃码

商标权人有时通过在产品本身或者包装上设置或放置条形码或防伪码,有时为了区分制造商信息或经销商信息,或者为了查验商品部分或详细信息,或者用于验证真假货, 条形码或防伪码属于商品的组成部分,对于商标权人或消费者均可能用于对商品来源或商品信息进行查询。若进口商进行刮码或者弃码,破坏商品或包装的完整性,进而商标权人或消费者无法或者至少缺少一个途径对商品来源、渠道或者真假货作出判断,也对商标权人的商品质量的管理和控制造成影响,通常构成商标侵权。

7、附加商标权人其他商标,特别是中文商标

此种行为会直接会被认定侵犯商标权其他商标权。

8、违反强制性法规要求或质量认证

在特种设备、家电、车辆、电线、电缆、甚至儿童玩具,需要强制性认证,若未经质量认证而进口到国内,具有质量安全隐患,对商标商誉造成损害构成商标侵权。还有一些需要其他生产经营许可证的商品,进口国内后未贴有生产许可证或合格证同样对商标商誉构成损害。

9、走私商品

走私商品违反的是进出口方面的法律法规,走私总体来说侵犯的是公权力,作者谨慎认为其不构成商标侵权,走私物品是否能二次销售按相关法律执行。

(二)我国专利法明确禁止进口包括禁止平行进口,而商标法未禁止平行进口

(三)平行进口商品为假货的举证责任
  1、证明被控产品为侵权产品的举证责任在于原告,不能以被告未提供合法来源推定为侵权产品。

  2、假货的比对范围应当包括商标权人或商标权人授权公司在全球所有国家或地区生产的正品,只有被告与所有国家生产的正品均不同时才可以认定为侵权产品。

四、 平行进口商品来源举证责任在于被告

五、平行进口的主体许可范围
  若本国商标权人或利害关系人与国外商标权人或利害关系人不一致的,主要考察进口商品的制造行为是否得到本国商标权人的直接或间接许可,明示许可或默示许可,本国商标权人或利害关系人与国外商标权人或利害关系人存在股权、品牌委托管理、产销合作等足以使得进口商品获得了默示许可生产即可的,则视为获得了许可。

  若本国商标权人和国外商标权人为不同主体,且无法证明两者之间存在直接许可或间接许可,明示许可或者默示许可的,那么无法进行平行进口抗辩。

六、允许平行进口对于国内商标被许可人的挑战

允许平行进口,国内商标被许可人(尤其是独占或排他类型)造成商标商业价值与营销的不确定,从商业角度国内商标被许可人可以根据本国特点进行不同的商标使用、产品包装、质量、价格与渠道体系,但允许平行进口就容易受到进口商品的上诉各因素的冲击,增加了经营不确定性风险。

 


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